商標を先に使っていれば差止請求に対抗できる！？

　ある商標について誰かが商標権を取得してしまうと、それ以外の者はその商標を使用することができなくなり、無断で使用していると商標権者から使用の差止請求を受けてしまいます。
　ただし、商標権者が商標登録するよりも前からその商標を使用している者は、一定の要件の下で商標の使用を継続することができます。これを先使用権といいます。
　今回は、商標の先使用権について解説いたします。

１　先使用権とは

　先使用権とは、自己の使用する商標について第三者が商標登録をした後も継続して当該商標を使用できる権利のことをいい、法律上の要件を満たせば商標権者のライセンスを取得する必要なく自動的に取得します。
　もっとも、先使用権の範囲は、限られた商品・役務について（後述の要件①）、限られた地域で（後述の要件③）しか認められません。

１－１　先使用権の要件

　先使用権については、商標法３２条１項が定めています。

商標法第３２条　他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際（中略）現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
２　（以下略）

　上記の商標法３２条によれば、先使用権が成立するための要件は、次のとおり整理できます。

先使用権の要件

1. ①先使用者が、第三者の出願前から、登録商標と同一・類似の商標を使用していたこと
2. ②先使用者が、不正競争の目的でなく商標を使用していたこと
3. ③第三者の出願の際に、先使用者の商標が周知となっていたこと
4. ④先使用者が継続して商標を使用していること

　以下で順番に解説します。

１－２　出願前からの使用（要件①）

　先使用権の要件①は、先使用者が、第三者の出願前から、登録商標と同一・類似の商標を使用していたことです。

　ここでいう「使用」については、日本国内での使用を意味しています。商標法がそもそも日本国内での商標権の効力を定めた法律であるからです。

　また、先使用権は、商標登録をして商標権を取得した第三者からの差止請求・損害賠償請求を受けた場合に機能する抗弁権です。そのため、要件①にいう「使用」は、第三者が商標登録をした商標の指定商品・役務と同一・類似であることが前提となっています。

１－３　不正競争目的の不存在（要件②）

　要件②は、先使用者が不正競争の目的でなく商標を使用していたことです。

　「不正競争の目的でなく」とは、他人の信用を利用して不正に利益を得ようとする目的がないことを意味しています。

　例えば、Ｘ社が「Ａ」という商標を使用して事業を行っていたところに、Ｙ社がそれにフリーライドする目的で同一の「Ａ」商標の使用を開始し、その後にＸ社が商標登録をしたとします。この場合、確かにＹ社はＸ社による商標登録よりも前に「Ａ」商標の使用を開始していますが、Ｙ社にはＸ社の「Ａ」商標にフリーライドする目的があるので、「不正競争の目的でなく」という要件②を満たさないことになります。

　何をもってフリーライドと評価するかは、具体的な事情を考慮して様々な視点から判断されますが、「Ａ」商標の開発やデザインについてコストをかけていない、Ｘ社による「Ａ」商標を使用した事業が成功した後にＹ社が「Ａ」商標の使用を開始した、などの事情があると、不正競争の目的があったと評価されやすくなります。
　また、フリーライド以外にも、Ｘ社の売上を減少させて損害を与えようという目的を有している場合などにも、不正競争の目的だと認定されることになります。

　とはいっても、実務上は、出願前から通常の一般的な態様での使用を行っていれば、基本的には不正競争の目的がないと事実上推定される扱いになっています。

１－４　先使用商標の周知性（要件③）

　要件③は、第三者の出願の際に先使用者の商標が周知となっていたことです。

　「周知」については、先使用権を定めた商標法３２条１項のほかにも、商標登録要件である同法４条１項１０号（「周知」となっている商標は登録できない）にも登場します。そのため、それらの「周知」が同じ意味なのかが学説や裁判例で争われています。

　商標法４条１項１０号の「周知」については、一般に、隣接数県などある程度広範な地域で商標が知られていることが必要であると解されています。
　これに対し、先使用権における「周知」は、それよりも狭い地域でしか知られていなくても良いと解されています。裁判例の中では、２、３の市町村では足りないとしたものもありますが、他方で京都府の全域である程度知られていれば「周知」だとした裁判例もあります。

　「周知」の立証は、先使用権を主張する者の側の事業内容、宣伝広告の方法や範囲、ウェブサイトへのアクセス回数や街頭でのアンケート調査など、ありとあらゆる証拠を用いることになり、立証の困難性が高い要件です。

１－５　商標使用の継続（要件④）

　最期の要件④は、先使用者が継続して商標を使用していることです。

　先使用権を主張する者が途中で事業を廃止してしまった場合には、先使用権もその時点で消滅します。そのため、先使用権を主張するためには、事業の継続が必要とされます。
　ただし、一時的な中断であれば先使用権は消滅しません。客観的に見ても一時的な中断であると分かる外観（例えば、ウェブサイト上で一時的に事業を中断する旨を表示しておくなど）があれば問題はありません。

２　商標登録はしなくて良いのか

　先使用権はあくまで商標権者からの差止請求や損害賠償請求を受けた際の救済措置にすぎませんので、自社のブランド戦略を優位に進める上ではやはり商標登録をするに越したことはありません。
　商標登録をすることのメリットととしては、他人が同一・類似の商標を使用することを禁止できる（差止請求できる）点が一番に挙げられます。商標登録のメリットの詳細は、商標登録のメリットは何か？をご参照ください。

　また、前述のとおり、先使用権の要件③の「周知」は立証が困難ですので、いざ先使用権を主張しようとしても立証に失敗する可能性があります。

　そのため、「先使用権があるから大丈夫」と安心せずに、自社で使用する可能性が少しでもある商標については、積極的に商標登録することが重要です。

３　まとめ

　今回は、商標登録をしない者が商標権者からライセンスを取得しなくても商標を使用できるようになる先使用権について解説しました。
　先使用権は、商標権者が差止請求などを受けた場合には効果を発揮しますが、ブランド戦略には役立ちません。自社で使用する商標については、積極的に商標登録することをおすすめいたします。

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